Transferencia de marca
El cambio de titularidad de una marca es un procedimiento legal que permite transferir la propiedad de una marca de una persona o entidad a otra. En Iberocapital ofrecemos el servicio de Compraventa de marcas en Chile, vamos a explicarte paso a paso cómo llevar a cabo este proceso con éxito.
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¿Puedo vender mi marca registrada?
Por supuesto. Existen marcas con precios millonarios que se venden y mantienen su existencia y prestigio en el mercado, aunque cambien de manos.
Una marca es un bien como cualquier otro, y como tal, es objeto de derecho de propiedad.
El titular de una marca tiene sobre ella todos los derechos de propiedad y puede disponer de ella libremente, ya sea vendiéndola, alquilándola o hipotecándola.
Vender una marca
Para vender una marca, como cualquier otro bien, necesitamos lo siguiente:
Ser titular de la marca que quiere ser vendida.
Un comprador interesado en adquirirla.
Un precio acordado.
Estos son los requisitos básicos para cualquier venta, ya sea de una marca, un nombre comercial u otro bien o derecho. La operación puede complicarse más o menos según los acuerdos entre las partes.
La forma más común de vender marcas registradas es a través de un contrato de compraventa donde se establecen las condiciones acordadas respecto al precio, forma de pago, alcance de la venta y obligaciones de las partes.
En ocasiones, la venta de la marca puede formar parte de la venta de una empresa en su totalidad, como en fusiones o absorciones de empresas.
Compraventa de marcas
Es esencial que la marca sea única, ya que otorga derechos exclusivos para su uso en determinados bienes o servicios. Antes de firmar el contrato de compraventa, se deben verificar ciertos detalles para evitar problemas posteriores:
Comprobar la situación registral, titularidad y fechas de caducidad de la marca.
Verificar que no existan marcas iguales o similares registradas, especialmente por el mismo titular.
Asegurarse de que no existan marcas de terceras personas iguales o semejantes.
Confirmar que los derechos de la marca están libres de conflictos judiciales o extrajudiciales.
Problemas al vender marcas
Es crucial realizar estas verificaciones, ya que pueden surgir problemas como:
La existencia de otras marcas similares no vendidas por el titular.
La presencia de marcas de terceros que puedan anular la marca adquirida.
La marca está caducada o próxima a caducar.
La marca nunca ha sido usada por su titular y está sujeta a caducidad por falta de uso.
Antes de comprar una marca
Realizadas las comprobaciones y acordados los detalles de la venta, se procede a la redacción de un contrato de compraventa, conocido en propiedad industrial como cesión de marca.
Para que la venta tenga efectos completos, debe inscribirse ante INAPI.
Cómo vender una marca
Una vez cerrado el acuerdo, se presenta la solicitud de inscripción de la venta ante la Oficina de Propiedad Industrial.
Este trámite implica la presentación de documentos firmados por vendedor y comprador y el pago de la tasa oficial.
INAPI comprueba la documentación y, si todo es correcto, autoriza la anotación respectiva.
La compraventa de marcas en Chile, está sujeta al pago de 1 UTM.
Por qué se vende una marca
Las razones para vender una marca son diversas, desde el cese del negocio hasta acuerdos empresariales.
Lo más importante es asegurar que la marca esté en una situación adecuada para la venta, sin conflictos o problemas pendientes.
Transferencia de Marca Registrada
Los bienes inmateriales, como las marcas, aunque no se pueden tocar, tienen un gran valor económico.
Las marcas registradas, al ser activos intangibles, pueden ser objeto de todo tipo de actos y contratos como compraventa, aporte en sociedad, permuta o donación.
La ley de Propiedad Industrial señala en su artículo 14 que: “Los derechos de propiedad industrial son transmisibles por causa de muerte y podrán ser objeto de toda clase de actos jurídicos, los que deberán constar, al menos, por instrumento privado y se anotarán en extracto al margen del registro respectivo.”
Para que cualquier acto jurídico relacionado con una marca sea oponible a terceros, debe anotarse al margen del registro. Entre estos actos, las transferencias de marcas, ya sean totales o parciales, son las más comunes.
La transferencia total de una marca implica su anotación en el registro mantenido por INAPI, acompañando el contrato u otro documento que demuestre claramente la existencia y contenido del acuerdo.
Por otro lado, la transferencia parcial se refiere a la venta de algunos productos o servicios protegidos por la marca.
Por ejemplo, si una empresa tiene una marca registrada en varias clases del Calificador de Niza, puede ceder o vender algunas clases, reteniendo el dominio del resto.
Según el artículo 14, inciso 4, de la LPI, “las marcas comerciales son indivisibles y no pueden transferirse parcial y separadamente ninguno de los elementos o características del signo distintivo amparados por el título.”
Sin embargo, es posible transferir parcialmente una marca abarcando una o más de las coberturas para las que se encuentra inscrita, siempre y cuando no estén relacionadas con los productos o servicios que permanecen en poder del titular de la marca.
En cualquiera de los dos casos, ya sea transferencia parcial o total, el acto se ejecuta cuando se notifica la resolución que ordena la inscripción de la anotación, previa aceptación y pago de los derechos correspondientes (1 UTM por solicitud). A partir de ese momento, la transferencia es oponible a terceros.
¿Por qué cambiar la titularidad de una marca?
El cambio de titularidad de una marca puede realizarse por varias razones, tales como una compraventa, cesión de derechos, fusión de empresas o incluso una donación.
¿Cómo se realiza el cambio de titularidad de una marca?
Para completar con éxito el cambio de titularidad de una marca, es necesario seguir una serie de pasos y cumplir ciertos requisitos. Aquí te los detallamos:
Acuerdo entre las partes
El primer paso es el acuerdo entre las partes interesadas, es decir, el cedente (actual dueño) y el cesionario (nuevo dueño). Este acuerdo debe quedar establecido en un documento formal.
Hacer valer los derechos
Para que el nuevo titular pueda poseer la marca legalmente, es necesario solicitar la inscripción de la cesión en el registro pertinente. En Chile, esto se realiza ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).
Documentación necesaria
Además de la solicitud de inscripción, deberás adjuntar los siguientes documentos:
Copia del documento que formaliza la cesión de derechos.
El documento de transferencia debidamente rellenado y firmado por las partes involucradas.
El certificado de transferencia, igualmente rellenado y firmado.
Revisión de la documentación
Una vez recibida la solicitud, INAPI revisará toda la documentación para determinar la legalidad del procedimiento de transferencia.
Registro de nuevos datos
Todo cambio de titularidad debe ser debidamente informado a las oficinas pertinentes. Esto se hace a través de la entrega de un documento que solicite el cambio de datos del titular de la marca, acompañado de un documento legal que avale todo el procedimiento.
En resumen, sí, una marca puede cambiar de titular. Solo necesitas cumplir con todos los pasos y requisitos legales para garantizar que el proceso se realice correctamente.
El contrato de venta de marca: Cómo vender tu marca
¿Listo para vender o comprar la marca de tu empresa? Asegúrate de que todo lo acordado se cumpla frente a terceros con un contrato de venta de marca bien estructurado.
¿Qué es un contrato de venta de marca?
Es un contrato que formaliza la venta o compra de una marca comercial, propiedad de una empresa, por parte de otro empresario.
Siempre es recomendable registrar la marca en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) para protegerla y evitar que sea inscrita por otras personas o empresas a su favor.
Mediante este contrato, podrás vender o comprar una marca registrada como cualquier otro bien de la empresa. En este caso, se trata de un bien intangible (que no se puede tocar) y con él, todos los derechos de propiedad, uso y disfrute de la misma.
¿Cuándo debo utilizar un contrato de venta de marca?
Utiliza este contrato de venta de marca cuando quieras asegurarte de lo siguiente en la venta o compra de una marca registrada:
Que la marca se vende correctamente y se responde por posibles defectos.
Que al comprar la marca, no habrá competencia del anterior dueño.
Que se pague el precio acordado.
El modo de pago.
¿Cuándo termina un contrato de venta de marca?
Al tratarse de una venta, este contrato no implica prestaciones continuadas en el tiempo, sino una única operación: la venta o compra de la marca registrada. Sin embargo, si alguna de las partes incumple las obligaciones derivadas del contrato, la otra parte puede solicitar la finalización o resolución del mismo.
¿Qué ocurre si una de las partes incumple el contrato?
Si el vendedor (cedente) o el comprador (cesionario) incumplen alguna de sus obligaciones incluidas en el contrato de venta o cesión de marca, la otra parte podrá solicitar por escrito la finalización o resolución del contrato.
En estos casos, se suele acordar en el contrato que el perjudicado por el incumplimiento pueda elegir entre finalizar o resolver el contrato, o exigir su cumplimiento. Además, es importante comunicarlo por escrito mediante una carta de reclamación del incumplimiento contractual, solicitando una indemnización por daños y perjuicios causados.
Si se produce la finalización o resolución del contrato, el comprador (cesionario) dejaría de usar o realizar cualquier actividad con la marca, que volvería a ser propiedad del vendedor (cedente).
Marco Normativo para la compraventa de una marca comercial
La ley de Propiedad Industrial establece que las marcas registradas son activos intangibles que pueden ser objeto de toda clase de actos y contratos.
Estos actos se perfeccionan y producen efectos entre las partes sin necesidad de inscripción, pero para ser oponibles a terceros, deben inscribirse al margen del registro respectivo.
La anotación marginal no es un requisito de validez del acto, sino una formalidad de publicidad exigida.
Formalidades de los Actos Jurídicos sobre Marcas
Formalidades Básicas
Una marca registrada puede ser objeto de contratos onerosos (compraventa, aporte en sociedad, permuta) o gratuitos (donación), entre otros. Todos estos actos deben constar por escrito, al menos en un instrumento privado.
Requisitos Adicionales
No existen formalidades adicionales que afecten la validez de los actos jurídicos relativos a marcas comerciales. Estos se perfeccionan con el cumplimiento de los requisitos propios para su existencia y validez, y desde entonces producen plenos efectos jurídicos entre las partes.
Naturaleza Jurídica de la Anotación Marginal
Las anotaciones marginales no son requisitos de validez de los actos jurídicos sobre marcas comerciales. Su omisión solo acarreará la inoponibilidad respecto de terceros hasta que se proceda a la anotación correspondiente.
Actos Jurídicos que Requieren Anotación al Margen
Los actos jurídicos sobre marcas comerciales deben anotarse al margen del registro para ser eficaces respecto de terceros. Los actos de mayor ocurrencia incluyen:
Transferencia total o parcial de marca.
Licencia de marca.
Cambio de nombre del titular de una marca.
Embargo y prohibiciones.
Prenda y alzamientos.
Transferencia Parcial de Marca
La transferencia parcial se refiere a la enajenación de una parte de los productos y/o servicios protegidos por la marca.
Esto solo es posible cuando la marca comprende múltiples productos y/o servicios en una o más clases.
Los productos o servicios transferidos no deben estar relacionados con los que permanecen en poder del titular original, según el artículo 65 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.
Licenciamiento de Marca
La licencia de una marca es un acto mediante el cual el titular confiere a otro el derecho de usar la marca. Las modalidades del uso pueden ser fijadas libremente por las partes y es recomendable anotar toda licencia ante INAPI para proporcionar legitimidad al licenciatario y habilitarlo para accionar en caso de infracción de los derechos sobre la marca licenciada.
Cambio de Nombre del Titular de una Marca
Aunque la ley no obliga a anotar el cambio de nombre, es conveniente hacerlo para producir efectos frente a terceros. Es fundamental para la renovación futura de la marca que el nombre del titular coincida con el registrado.
Gravamen, Prohibición y Alzamiento
La marca comercial puede ser objeto de gravámenes o limitaciones, como prenda con fines de garantía. También se pueden inscribir prohibiciones de gravar o enajenar, medidas precautorias y embargos ordenados por tribunales.
Procedimiento de Anotación Marginal
Formulario de Solicitud de transferencia de marca
La solicitud puede presentarse en línea o en papel en las oficinas de INAPI.
Solicitante de transferencia de marca
La anotación debe ser solicitada por la persona a cuyo favor se efectuará la inscripción. Las partes pueden facultar a un tercero para efectuar la solicitud.
Documentos Fundantes de la transferencia
Deben acompañarse los documentos que acrediten el traspaso de derechos sobre la marca. Estos pueden ser contratos, medidas precautorias, o documentos de posesión efectiva en caso de transmisión por causa de muerte.
Tramitación de la transferencia
INAPI verificará que se cumplan las formalidades exigidas. Si hay errores u omisiones, se notificará al solicitante para que los corrija en un plazo de 30 días.
Resolución Final
La aceptación de la solicitud requiere el pago de una tasa de 1 UTM. Si no se paga en un plazo de 60 días, la solicitud se tendrá por abandonada.
Recursos contra compraventa de marcas
Contra la resolución final sobre la solicitud de anotación, proceden los recursos de reposición y jerárquico según la Ley de Bases del Procedimiento Administrativo. También puede deducirse el recurso de corrección por error de hecho.
Ejecución y Contenido de la Anotación Marginal
La anotación solo se materializa cuando se notifica la resolución que ordena la inscripción. Los efectos del acto sobre la marca se producen solo a partir de dicha anotación, previa aceptación y pago de los derechos correspondientes.
Conclusiones
En Iberocapital, ofrecemos servicios especializados para la transferencia de marcas en Chile. Nuestro precio es de $89.980 por nuestros honorarios legales.
Adicionalmente, se debe pagar 1 UTM a INAPI y, si se desea, legalizar el contrato ante notario por $20.000 por firma. Contáctanos para asegurar una transferencia segura y efectiva de tu marca.
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